ТВТ-Консалт про регистрацию компаний в Китае

В Гонконге проходит конференция INTA по товарным знакам, являющаяся одним из крупнейших мероприятий в области защиты интеллектуальной собственности и товарных знаков и объединяющая специалистов данной отрасли из разных уголков мира. В этом году украинскую сторону на Конференции так же будет представлять директор компании IPStyle Мария Ортинская.

В свою очередь таможенный брокер ТВТ-Консалт, держа руку на пульсе событий, обратилась к г-же Ортинской с просьбой прокомментировать некоторые законодательные изменения, которые вступили в силу с 1 мая 2014 года в Китае, ведь они непосредственно затрагивают интересы украинских субъектов ВЭД.

Исходя из статистики Минэкономики, торговый оборот Украины и Китая с каждым годом увеличивается в разы. Украинские товаропроизводители и субъекты ВЭД, которые импортируют и экспортируют товары в эту страну задумываются о том, как обезопасить продукцию от противоправных посягательств третьих лиц, в первую очередь от патентных троллей. В последнее время мне все чаще задают вопрос: «А реально ли украинскому товаропроизводителю или субъекту ВЭД защитить права интеллектуальной собственности в Китае?». Еще несколько лет назад я бы ответила на этот вопрос достаточно кратко - зарегистрировать торговую марку, запатентовать изобретение мы можем, но привлечь к ответственности китайского нарушителя будет достаточно сложно.

Сложность с привлечением к ответственности за нарушение прав интеллектуальной собственности в Китае, в первую очередь связана с такими факторами как:

• - превалирование экономики копирования (иными словами китайские производители ориентированы не на развитие новых инновационных продуктов, а на копирование продуктов других производителей);
• - сравнительно недавнее создание системы интеллектуальной собственности Китая. Ведь Китай только в 1980 году присоединился к Соглашению о создании Всемирной организации интеллектуальной собственности, а первый закон о торговых марках был принят в 1982 году;
• - небольшие штрафы и ограничения по выплате компенсацииза нарушение прав. Так, например, до недавнего времени размер максимальной компенсации за нарушение прав на торговую марку составлял 500 000 юань (около 81 000 дол. США).

Тем не менее, защита прав интеллектуальной собственности в Китае актуальна как для многих украинских заявителей, которые заказывают изготовление продукции в Китае, так и для тех, кто изготавливает ее в других странах, но претерпевает от наводнения рынка китайскими подделками. Более того, намного проще бороться с контрафактом в одной стране, даже если эта страна - Китай, чем потом выявлять его в разных странах.

1 мая 2014 года в Китайской Народной Республике можно считать знаковой датой так как с именно с этого числа вступили в силу изменения в законодательство о торговых марках, которые призваны усовершенствовать как процесс регистрации торговых марок, так и увеличить штрафы, размер максимальной компенсации за нарушение прав. С этой даты также вводится ответственность, например, за подачу заявки на регистрацию ТМ, если они заведомо знают, что такая подача может нарушать права третьих лиц.

Итак, рассмотрим основные этапы регистрации торговый марок, последующей их защиты, а также те нововведения, на которые необходимо обратить внимание украинским заявителям.

Тернистый путь регистрации торговых марок в Китае

Итак, если украинский заявитель решил зарегистрировать торговую марку в Китае ему необходимо:

1) подать международную заявку по Мадридской системе регистрации торговых марок с указанием в ней страны Китай. К слову, если заявителя интересует не одна, а несколько стран, то данный способ регистрации является наиболее оптимальным, так как ему достаточно подать национальную заявку (например, украинскую), и на ее основе - международную заявку с указанием интересующих Вас стран.

За такую международную подачу необходимо будет оплатить пересылочный сбор Укрпатента в размере 600 грн, а также международные сборы в единой валюте - швейцарских франках. Например, за базовую подачу заявки без заявления цвета - 653 шв. франка и 100 шв. франков дополнительно за заявление КНР. Такая заявка подается в Укрпатент, который ее в последующем пересылает в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности для проверки и отправки в патентные ведомства заявленных Вами стран.

Подавая международную заявку на регистрацию торговой марки, важно помнить, что согласно ст. 6 Мадридского соглашения о международной регистрации товарных знаков, а также Протокола к нему, международная заявка на протяжении 5 лет будет напрямую зависеть от национальной заявки (в данном случае украинской заявки). Это означает, что если Вам отказали в регистрации торговой марки в Украине или после получение свидетельства его признали недействительным в судебном порядке, то права на международную заявку вы тоже потеряете;

2) или подать напрямую заявку в патентное ведомство Китая. Данный способ может быть целесообразным, если:

• - Вам необходима защита только в Китае;
• - существуют риски отказа в регистрации украинской заявки и Вы опасаетесь, что и международная регистрация будет аннулирована;
• - Вы используете одно обозначение на территории Украины, а на территории Китая - другое. Ведь обозначение, указанное в международной заявке, должно быть идентично обозначению поданному по национальной процедуре.

К слову, мы рекомендуем подавать на регистрацию обозначение не только на английском языке, а и на китайском. Более того, до подачи заявки с китайским обозначением необходимо проконсультироваться у специалистов относительно правильности написания вашего обозначения, а также его восприятия носителями китайского языка.

В данном случае хотелось бы привести в пример неудачный опыт итальянской группы компаний ARISTON Thermo Group, зарегистрировавшую торговые марки ARISTON и соответствующую ее китайскую транслитерацию. Вскоре данный заявитель обнаружил регистрацию на имя третьего лица ТМ на китайском языке, которая согласно пиньинь транслитерации читалась как ARIZHU, и как оказалась - была фонетической имитацией слова ARISTON, что в итоге привело к значительным финансовым тратам на оспаривание этого свидетельства.

Важно знать, что независимо от способа подачи заявки, она будет рассматриваться патентным ведомством на предмет соответствия условиям правовой охраны. Более того, даже если Вы не получили отказ патентного ведомства в регистрации ТМ в Китае, она публикуется, и в течении 3 месяцев третьи лица могут подать оппозиции в регистрации вашей ТМ. Раннее согласно законодательству любое лицо (не важно нарушали Вы или могли нарушить его права или нет) могло подавать оппозиции, которые, довольно часто, не были обоснованными. А это удорожало процесс регистрации и затягивало сроки.

Теперь, согласно законодательству, с 1 мая 2014 года оппозицию в Китае могут подать:

1. - по относительным основаниям (нарушение прав третьих лиц) любое заинтересованное лицо (владелец раннее поданной на регистрацию или зарегистрированной ТМ, собственник общеизвестной ТМ);
2. - по абсолютным основаниям (описательность, отсутствие различительной способности) - любое лицо.

Можно ожидать, что данные ограничения помогут сократить количество подаваемых оппозиций, а, соответственно, и снизят расходы украинского заявителя на регистрацию торговой марки в Китае.

Более того, нововведения затрагивают и сроки рассмотрения оппозиции. Если раньше граничные сроки не были установлены, и процесс рассмотрения оппозиции мог длиться годами, то на сегодня установлен срок в 12 месяцев, в течении которого оппозиция должна быть рассмотрена. В некоторых случаях этот срок может быть продлен, но не более чем на 6 месяцев.

Принцип добросовестности, ответственность патентных компаний и другие нововведения.

Кроме ограничений по подаче оппозиций по относительным основаниям только заинтересованными лицами, и граничным срокам их рассмотрения, законом установлены и другие нововведения. В частности теперь законодательством КНР установлены:

1) возможность регистрации звуковых торговых марок. В отличие от украинского законодательства, ранее законодательством КНР не было предусмотрена возможность регистрации звуковых торговых марок. Например: рингтонов, звуковых символов используемых в рекламе.

2) возможность подачи заявки с указанием нескольких классов Международной регистрации товаров и услуг (далее - МКТУ). Раннее, если вы планировали подать заявку на регистрацию ТМ для, например, одежды и парфюмерии, Вам необходимо было подать две отдельные заявки, и заплатить соответственно сборы за подачу двух заявок. Это было связано с тем, одежда относится к 25 классу МКТУ, а парфюмерия - к 3 МКТУ, а закон о регистрации ТМ КНР не допускал мультиклассовую заявку.

3) предельные сроки экспертизы заявки, рассмотрения оппозиций, пересмотров отказов в регистрации ТМ и других действий патентного ведомства Китая. Ранее, такие сроки не были предусмотрены, и процесс регистрации ТМ длился годами. Согласно нововведениям, по большинству действий, предусмотрены граничные сроки. Например, экспертиза заявки на регистрацию торговой марки должна быть совершена в течении 9 месяцев с даты подачи заявки.

4) Красной нитью Закона о внесении изменений в законодательство о ТМ пронизан принцип добросовестности, которому должны следовать как те, кто регистрирует или использует торговые марки, так и патентные компании, предоставляющие услуги по защите прав интеллектуальной собственности.

Так, например, новым законодательством предусмотрены обязанности патентной компании:

• - соблюдать принцип добросовестности и не разглашать конфиденциальную информацию своих клиентов;
• - давать четкие консультации и предупреждать клиентов о рисках отказа в регистрации торговой марки;
• - не подавать заявки на регистрацию ТМ, если представители патентной компании знают или должны знать, что такая подача является попыткой получить права, которые принадлежат третьим лицам или иным образом нарушает их права.

Кстати, такое обязательство не мешало бы внести и в украинское законодательство, тем самым обязав патентных поверенных не способствовать развитию рынка патентных троллей.

Мария Ортинская

Важнее всего то, что данные обязательства не будут декларативными, ведь законодательством предусмотрена серьезная ответственность за их нарушение.

Ведь патентное ведомство в качестве наказания патентной компании может прекратить принимать любые иные заявки на регистрацию ТМ, иными словами, парализовать работу всей патентной компании. Также, за нарушение прав патентная компания может быть обязана заплатить штраф от 10 000 до 100 000 юань (приблизительно 1600 - 16000 дол. США), а на должностное лицо может быть наложен штраф от 5 000 до 50 000 юань (приблизительно 800-8000 дол. США) или оно может быть привлечено у уголовной ответственности.

Согласитесь, что такая ответственность в законопослушной стране, которой Китай является, не может не стимулировать патентные компании соблюдать предписания законов.

5) Расширен перечень действий, являющихся нарушением прав на ТМ.

Так, с 1 мая 2014 года нарушением прав, в том числе, считается содействие другим лицам в нарушении прав на ТМ, а также умышленное создание другим лицам условий для нарушений. В данном случае это положение как расширит круг нарушителей, так и поможет владельцам торговых марок бороться с правонарушителями.

6) увеличены штрафы за нарушение прав интеллектуальной собственности.

 

В первую очередь, хотелось бы обратить внимание на штрафы, которые будут применяться за неправильное использование торговой марки. А именно с 1 мая 2014 штрафы применяются за:

• - использование незарегистрированной ТМ, но с ложным указанием о ее регистрации;
• - использование незарегистрированной ТМ, которая не может быть зарегистрирована согласно законодательству;
• - использование без регистрации той ТМ, которая должна быть зарегистрирована. Так, к примеру, в Китае использование ТМ для табачных изделий без регистрации запрещено.

Ну и последнее на что хотелось бы обратить внимание. С вышеуказанной даты также увеличены штрафы за нарушение прав на торговые марки. Так, если оборот от продукции с нарушением прав на ТМ превышает 50 000 юань (около 8 000 дол), то штраф может быть установлен на уровне пятикратного размера такого оборота.

ВЫВОД:

Защищая интеллектуальную собственность в Китае, важно также помнить, что не смотря на увеличение штрафов, самым эффективным инструментом все равно остается внесение в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, который поможет вам контролировать как экспорт, таи импорт продукции с/на территорию Китая. Более того, необходимо и не забывать о таких самостоятельных административных округах как Гонгконг и Макао, на которые не распространяется действие свидетельств на торговые марки Китая, и которые требуют отдельной защиты.

Мария Ортинская, директор патентно-юридической компании IPStyle